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圣莱科特国际集团、圣莱科特化工(上海)有限公司与华奇(张家港)化工有限公司、徐捷侵害商业秘密纠纷(2013年全国十大知识产权案例)

来源:冯晓青知识产权网  作者:  时间:2014-12-31  阅读数:

中 华 人 民 共 和 国
上 海 市 高 级 人 民 法 院

民 事 判 决 书

 

(2013)沪高民三(知)终字第93 号

上诉人(原审原告)圣莱科特国际集团(SI Group,Inc.),住所地美利坚合众国纽约市圣莱科特县巴敦2750号(2750 Balltown Road,Schenectady,NY 12301,USA)。
  法定代表人理查德 P·巴洛(Richard P.Barlow),该公司秘书。
  委托代理人瞿淼,北京市金杜律师事务所上海分所律师。
  委托代理人张仲波,北京市金杜律师事务所上海分所律师。
  上诉人(原审原告)圣莱科特化工(上海)有限公司,住所地中华人民共和国上海市松江工业区江田东路268号。
  法定代表人何秣年(Emmanuel Hess),该公司董事长。
  委托代理人张熙鸣,北京市金杜律师事务所上海分所律师。
  委托代理人余翔,北京市金杜律师事务所上海分所律师。
  被上诉人(原审被告)华奇(张家港)化工有限公司,住所地中华人民共和国江苏省扬子江国际化学工业园天霸路99号。
  法定代表人解晓军(XIE COREY XIAOJUN),该公司总经理。
  委托代理人陈乃蔚,上海市锦天城律师事务所律师。
  委托代理人游闽键,上海市协力律师事务所律师。
  被上诉人(原审被告)徐捷,男,1969年1月17日生,汉族,住中华人民共和国上海市杨浦区营口路789弄2号601室。
  委托代理人游闽键,上海市协力律师事务所律师。
  委托代理人陈博,上海市锦天城律师事务所律师。
  上诉人圣莱科特国际集团(以下简称美国圣莱科特)、圣莱科特化工(上海)有限公司(以下简称上海圣莱科特)因侵害商业秘密纠纷一案,不服上海市第二中级人民法院(2011)沪二中民五(知)初字第50号民事判决,向本院提起上诉。本院于2013年7月30日受理后,依法组成合议庭,于2013年9月2日、9月3日依法不公开开庭审理了本案。上诉人美国圣莱科特的委托代理人瞿淼、张仲波,上诉人上海圣莱科特的委托代理人张熙鸣、余翔,被上诉人华奇(张家港)化工有限公司(以下简称华奇公司)、徐捷的共同委托代理人游闽键,被上诉人华奇公司的委托代理人陈乃蔚,被上诉人徐捷的委托代理人陈博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  原审原告美国圣莱科特、上海圣莱科特诉至原审法院称:美国圣莱科特系轮胎用SP-1068产品的开发者和制造者,该SP-1068产品与同类产品相比具有更高的稳定性。美国圣莱科特对SP-1068产品的生产流程、生产工艺及参数、生产配方、原料规格、以及生产设备等技术信息均采取了严格的保密措施。美国圣莱科特认为,其生产SP-1068产品的下列20个技术信息属于其商业秘密,包括:1.生产SP-1068产品的工艺流程;2.首次反应原料的规格及来源;3.在首次反应阶段,使用回收物作为部分反应原料;4.首次反应原料的配方数值;5.首次反应阶段的加料顺序及方式;6.首次反应阶段的温度控制;7.首次反应阶段的催化剂规格及来源;8.首次反应阶段中控参数的选择;9.首次反应中控参数的设定;10.反应釜;11.二次反应阶段使用的A原料来源及规格;12.二次反应原料的配比数值;13.二次反应阶段的催化剂;14.二次反应阶段的加料程序;15.二次反应阶段催化剂用量;16.二次反应阶段添加B原料时的温度控制;17.二次反应阶段的中和剂;18.二次反应阶段中和剂的用量;19.二次反应阶段添加中和剂时的控制指标;20.生产SP-1068产品的技术方案。其中秘点4首次反应原料的两个配方数值为n-o(含h-i,配方1)、p-q(含j-k,配方2);秘点9首次反应阶段中控参数设定的两个配方为小于等于m(配方1)、小于等于f(配方2);秘点10反应釜,包括该等大容量反应釜中受压元件的材料和容量、尺寸、筒体的设计压力、搅拌装置的设计参数、装料系数、反应釜内表面的处理工艺和要求、安装在首次反应阶段的反应釜内的特殊过滤器、控制系统等。上海圣莱科特系美国圣莱科特在中国设立的子公司。自2004年起,上海圣莱科特经美国圣莱科特授权,使用涉案商业秘密生产SP-1068产品。上海圣莱科特系美国圣莱科特涉案商业秘密在中国的独占被许可人。被告徐捷自2004年初开始就职于上海圣莱科特,担任生产部门经理职务。2006年6月,徐捷被任命为上海圣莱科特松江工厂厂长,负责SP-1068产品的生产工作。徐捷在上海圣莱科特就职期间,接触了两原告生产SP-1068产品的全部生产工艺,掌握了两原告生产SP-1068产品所使用的涉案商业秘密。且徐捷与上海圣莱科特之间签署了《保密协议》,徐捷承诺遵守上海圣莱科特的保密制度,对两原告的涉案商业秘密负有保密义务。两原告发现,徐捷从上海圣莱科特离职后即任职于华奇公司。徐捷在华奇公司任职期间违反上述保密义务,未经许可将两原告涉案商业秘密披露给华奇公司。华奇公司未经许可使用两原告的涉案商业秘密生产、销售SL-1801产品,华奇公司还在申请名称为“烷基酚热塑树脂生产的改进工艺”的发明专利(申请号200810041551.7,以下简称涉案树脂专利)申请公布说明书中披露了两原告的涉案商业秘密。两原告认为该说明书中:1.发明详述中披露了两原告在本案中主张的秘点1的技术信息。2.发明详述中披露了两原告在本案中主张的秘点11的技术信息。3.发明详述、实施例1-5、对比例1-7中披露了两原告在本案中主张的秘点12的技术信息。4.实施例1、3、对比例1、2中披露了两原告在本案中主张的秘点13的技术信息。5.权利要求1-14、发明概述、发明详述、实施例1、3、对比例1、2中披露了两原告在本案中主张的秘点14的技术信息。6.实施例1、对比例2中披露了两原告在本案中主张的秘点15的技术信息。7.权利要求1-14、发明概述、发明详述、实施例1-5、对比例1、2中披露了两原告在本案中主张的秘点16的技术信息。8.权利要求7、发明概述、发明详述、实施例1、5、对比例2中披露了两原告在本案中主张的秘点17的技术信息。9.对比例2中披露了两原告在本案中主张的秘点18的技术信息。10.发明详述、实施例1-4、对比例1-3中披露了两原告在本案中主张的秘点19的技术信息。两原告认为,两被告的上述行为共同侵害了两原告的涉案商业秘密,两被告应就此共同承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等法律责任。两原告遂诉至原审法院请求判令:1.两被告停止对两原告商业秘密的侵害,退还或销毁记载有两原告商业秘密的文件等任何载体;2.两被告在www.sinolegend.com网站首页及《轮胎工业》期刊上就其侵权行为以中英文方式登载声明,以消除影响;3.两被告赔偿两原告经济损失人民币200万元。
  原审被告华奇公司在一审中辩称:1.两原告尚未证明其系所主张的涉案商业秘密的权利人。2.两原告在本案中主张的涉案商业秘密属于公知技术信息。3.两原告没有对其在本案中主张的涉案商业秘密采取适当的保密措施。4.华奇公司涉案树脂专利中的相关技术信息系其自主研发完成,故涉案树脂专利申请权权属应归华奇公司所有。5.涉案树脂专利的技术信息中不存在两原告在本案中主张的涉案商业秘密。6.两原告尚未举证证明徐捷向华奇公司披露过其掌握的两原告的涉案商业秘密。华奇公司请求驳回两原告的诉讼请求。
  原审被告徐捷在一审中辩称:1.同意华奇公司的答辩意见。2.徐捷没有接触、掌握过两原告主张的涉案商业秘密,也没有向华奇公司披露过两原告主张的涉案商业秘密。3.根据上海圣莱科特与徐捷之间《劳动合同》的约定,徐捷对上海圣莱科特商业秘密的保密期应至2010年4月14日止,故在2010年4月14日后,徐捷不再承担保密义务。徐捷请求驳回两原告的诉讼请求。

原审法院经审理查明:原告上海圣莱科特成立于2000年12月21日,原名十拿化工(上海)有限公司,于2006年9月14日变更为现名。其经营范围为开发、加工和生产耐高温绝缘材料(绝缘等级为F、H级)、造纸用高科技化学品、胶粘剂等高分子精细化工产品、销售公司自产产品并提供售后服务(涉及行政许可证的,凭许可证经营)。
  2004年3月23日,上海圣莱科特与被告徐捷签署了《保密协议》,在该保密协议中徐捷承诺:其对在上海圣莱科特工作期间有可能接触到的上海圣莱科特和/或商业伙伴独家拥有的保密信息,包括但不限于原料、中间体、产品、副产品和废产品的来源、特性、用途、配方和/或要求用量、消耗用量,销售量或处理;工艺流程及/或设备;对任何工艺、原料、中间废物或产品所作的测量及测试而得出的特性和/或结果;涉及生产过程中的一切信息等均负有保密义务;除非在执行工作中得到上海圣莱科特的授权或书面同意,徐捷将不使用或透露上述上海圣莱科特和/或商业伙伴独家拥有的保密信息。徐捷还承诺,徐捷理解无论其是否继续为上海圣莱科特效力,均负有不透露或不利用此类属于上海圣莱科特独家拥有的保密信息的义务,并将持续到该类信息非徐捷因素成为公开信息时止。
  2004年4月12日,上海圣莱科特人力资源部和徐捷签署《补充协议》,该协议中双方确认,上海圣莱科特在生产、销售产品中的专有技术和商业秘密是上海圣莱科特的独家不可缺乏的财产。上述专有技术和商业秘密的泄露、透露予任何第三方均会给上海圣莱科特带来不可挽回的损失。上海圣莱科特将进一步完善对专有技术和商业秘密的保密措施并使该保密措施制度化,徐捷承诺将无条件的遵守并执行上海圣莱科特的保密措施。
  2004年7月6日,上海圣莱科特与徐捷签订《劳动合同》,该合同约定2004年4月15日至2007年4月14日期间,上海圣莱科特聘用徐捷在生产部门担任生产经理工作。该合同第九条保密义务约定,在合同有效期内及合同终止或解除后的3年内,徐捷应对上海圣莱科特提供的技术信息或商业秘密(包括供货渠道、销售价格或客户名单等)及其它重大信息,承担保密义务。
  2006年6月5日,徐捷担任上海圣莱科特松江工厂厂长,并继续负责包括SP-1068等产品的生产工作。
  2007年1月1日,上海圣莱科特发布《圣莱科特中国员工手册》,该手册6.2.4保密和知识产权保护条款规定,员工无论在聘用期间和离职后,任何时候均不得将公司的任何机密和有关包括公司业务员、相关公司、客户、供应商和人员的资料以及公司的商业秘密等任何信息透露给第三方。2007年3月20日,徐捷签收了上述手册。
  2007年4月20日,徐捷以合同到期为由向上海圣莱科特申请于2007年4月30日辞职。2007年4月30日,上海圣莱科特开出《上海市单位退工证明》,该证明载明,上海圣莱科特与徐捷之间的劳动合同于2007年4月30日解除。
  2007年5月,徐捷与案外人郑州中远氨纶工程技术有限公司(以下简称中远公司)签订《劳动合同书》,约定中远公司安排徐捷在中远酚醛纤维项目、张家港酚醛树脂项目担任项目经理。其主要任务包括跟进、追踪项目进度、对项目提供咨询建议及进行管理。合同期限自2007年5月1日起至2012年4月30日止。
  被告华奇公司成立于2006年8月11日,其经营范围包括:加工和生产用于橡胶和塑料类精细化工助剂[对特辛基苯酚甲醛增粘树脂、对叔丁基苯酚甲醛超级增粘树脂、苯酚甲醛改性补强树脂及间苯二酚甲醛树脂(固体)],销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询(涉及专项审批的,凭许可证经营)。2007年底,华奇公司开始生产SL-1801产品。
  2008年8月11日,华奇公司向中华人民共和国国家知识产权局(以下简称国家知识产权局)申请了涉案树脂专利。2009年1月7日,国家知识产权局公开涉案树脂专利的申请公布说明书。
  2010年1月6日,原告美国圣莱科特出具《确认函》称:1.美国圣莱科特享有SP-1068等化工产品的产品配方、技术说明、原材料和成品的技术要求、测试规程、流程图、主要流程设备的说明书、应用、数据、封装信息等生产和出售该等产品的专有技术。2.2004年6月18,美国圣莱科特与上海圣莱科特签订了一份许可和技术援助协议,美国圣莱科特授权上海圣莱科特在中国独占实施上述专有技术生产、销售SP-1068等产品。
  原审法院另查明:2008年11月,上海圣莱科特以华奇公司、徐捷侵害其商业秘密为由向上海市公安局经济犯罪侦查总队(以下简称上海经侦)报案。嗣后,上海经侦委托上海市科学咨询服务中心(以下简称上科咨询中心)就上海圣莱科特生产SP-1068产品的配方数值及工艺参数是否含有不为公众所知悉的技术信息等技术问题进行鉴定。2009年4月20日,上科咨询中心出具《关于上海市公安局经济犯罪侦查总队委托的技术鉴定报告书》[沪科技咨询服务中心(2009)鉴字第04号,以下简称上科04报告]。上科04报告称:上海圣莱科特生产SP-1068产品、特别是生产自用的关键中间体的技术(包括原料规格、配方数值、工艺参数、生产设备等)含有不为公众所知悉的技术信息,主要反映在首次反应原料的配方数值[两个配方分别为特定数值点a(配方1)、b(配方2)]、首次反应阶段中控参数的设定[两个配方分别为c-d(配方1)、e-f(配方2)]及反应釜中的特殊过滤器。鉴定结论为:1.上海圣莱科特生产SP-1068产品的主要原料名称和反应步骤与现有文献报道基本相同,属公知技术;2.上海圣莱科特生产SP-1068产品的生产配方和生产工艺(包括原料规格、催化剂、配方数值、工艺参数、生产设备和产品特性等),特别是生产自用的关键中间体的技术未见国内外完全相同的公开文献报道,含有不为公众所知悉的技术信息。
  2009年7月6日,上科咨询中心根据上海经侦的关于上海圣莱科特生产SP-1068产品的技术与华奇公司生产SL-1801产品的技术是否相同或相似的补充鉴定事项的委托,出具《关于上海市公安局经济犯罪侦查总队委托的补充鉴定报告书》[沪科技咨询服务中心(2009)鉴字第04-1号,以下简称上科04-1报告],该报告称两产品对应技术信息中:首次反应的原料规格基本相同;首次反应原料的配方数值(华奇公司SL-1801产品首次反应原料的配方数值为特定数值点g)稍有不同,但可根据客户的实际应用要求改变和控制;首次反应阶段的温度控制基本属同一范围;加入C原料的方式基本相同;首次反应阶段的催化剂来源相同;首次反应阶段中控参数的设定数值(华奇公司SL-1801产品首次反应中控参数设定为小于t)稍有不同,但应属同一范围;反应釜过滤方式不同(华奇公司SL-1801产品反应釜中未安装SP-1068产品反应釜中的特殊过滤器),其余基本相同;二次反应阶段使用的A原料特征基本相同;二次反应原料规格基本相同;二次反应原料的配比数值稍有不同,但可根据客户的实际应用要求改变和控制;二次反应温度控制稍有不同;二次反应阶段的加料程序稍有不同;二次反应阶段的催化剂及用量基本相同;二次反应阶段添加中和剂时的控制指标基本相同。鉴定结论为:1.SP-1068产品与SL-1801产品属于同一产品;2.SP-1068产品与SL-1801产品的生产工艺基本相同。但该报告显示:华奇公司SL-1801产品首次反应原料的配方数值为特定数值点g,与两原告SP-1068产品首次反应原料的两个配方数值的特定数值点a(配方1)、b(配方2)明显不同。华奇公司SL-1801产品首次反应中控参数设定为小于t,与两原告首次反应阶段中控参数设定的两个配方c-d(配方1)、e-f(配方2)明显不同。华奇公司SL-1801产品反应釜中未安装两原告SP-1068产品反应釜中的特殊过滤器。此外,两产品生产工艺中还存在首次反应的原料规格、首次反应阶段的温度控制、二次反应阶段使用的A原料特征、二次反应原料规格、二次反应原料的配比数值、二次反应温度控制、二次反应阶段的加料程序、二次反应阶段的催化剂用量等明显区别。上科04-1报告中对此均未予以评价。
  嗣后,上海经侦要求上科咨询中心对鉴定方法进行复核,围绕已确定的SP-1068产品的首次反应原料的配方数值、首次反应阶段中控参数的设定及反应釜中的特殊过滤器3个秘点的技术信息进行比对,而不应包括公知技术信息的比对。其后,上科咨询中心出具了《关于上海市公安局经济犯罪侦查总队委托的补充鉴定报告书》[沪科技咨询服务中心(2009)鉴字第04-2号,以下简称上科04-2报告],但该报告中,上科咨询中心并未针对上海经侦的要求,对于上述3个秘点的技术信息是否构成相同或实质相同进行比对、分析、说明。
  2009年9月4日,上海经侦以没有犯罪事实为由对上海圣莱科特的报案不予立案。
  2009年10月10日,上科咨询中心发函上海圣莱科特称:按技术鉴定的惯例,当事人对技术鉴定的基本结论意见有知情权;同时基于该案经上海经侦审查已决定不予立案的客观事实,上海圣莱科特要求了解有关技术鉴定的基本结论意见并无不当,现将上海经侦委托的技术鉴定的有关基本结论意见告知上海圣莱科特;随函附件为上科04报告、上科04-2报告的主要鉴定意见和鉴定结论,上科04-1报告的鉴定结论。
  2010年3月5日,上海圣莱科特以上科咨询中心的鉴定结论证明华奇公司、徐捷侵害其商业秘密为由向原审法院提起(2010)沪二中民五(知)初字第38号侵犯技术秘密纠纷和(2010)沪二中民五(知)初字第39号专利申请权权属纠纷两起案件(以下简称38号、39号案件)的诉讼,原审法院依法予以受理。在38号、39号案件审理中,上海圣莱科特于2010年9月25日向原审法院递交《关于技术秘密内容的说明》,该说明称其在案件中要求保护的生产SP-1068产品的商业秘密主要包括3个方面:1.首次反应原料的配方数值[两个配方分别为特定数值点r(配方1)、s(配方2)],上述配方数值根据原料加入量、原料纯度会产生相应变化;2.首次反应阶段中控参数的设定[两个配方分别为c-d(配方1)、e-f(配方2)];3.包含有特殊过滤器的反应釜。2010年9月27日,上海圣莱科特向原审法院撤回了在案件中关于“包含有特殊过滤器的反应釜”的秘点主张。2011年2月17日,原审法院依法对38号案件进行了不公开开庭审理。庭审中,因上海圣莱科特将其庭前已明确的上述商业秘密的秘点范围变更为其生产SP-1068产品的生产配方、加工流程和设备、工艺参数等整体的技术方案共10个秘点(包括反应釜)的技术信息,且其变更后的内容显示,两原告将其原主张的秘点首次反应原料的配方数值[两个配方分别为特定数值点r(配方1)、s(配方2)]的内容变更为首次反应原料的配方数值[两个配方分别为h-i(含r,配方1)、j-k(含s,配方2)],两原告将其原主张的秘点首次反应阶段中控参数的设定[两个配方分别为c-d(配方1)、e-f(配方2)]的内容变更为首次反应阶段中控参数的设定[两个配方分别为小于m(配方1)、小于f(配方2)]。故原审法院依法向上海圣莱科特释明,38号案件审理的商业秘密范围仍为上海圣莱科特于2010年9月25日、9月27日向原审法院确定的内容。2011年3月24日,上海圣莱科特以就案件相关事实和理由需增加原告及证据并重新起诉为由,向原审法院申请撤回38号、39号案件的起诉,原审法院依法裁定予以准许。

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中国政法大学教授、博士生导师
知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
北京大学法学博士
中国人民大学法学博士后
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最高法院案例指导工作专家委员会委员
最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
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深圳、南京仲裁委员会仲裁员
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